游戏商标布局及风险防控那些事儿（下）

文/ 李婕茜

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下篇

实务中常见风险与布局防控

3. 实务中常见商标风险判断与后果

3.1 构成侵权商标权的判断

3.2 构成商标侵权的后果

3.3 未注册商标对业务的可能影响

4.商标权利布局及风控

4.1 游戏商标保护布局

4.2 商标风险防控

3. 实务中常见商标风险判断与后果

3.1  构成侵权商标权的判断

在权利注册商标有效的情形下，判断被诉商标是否构成侵权，常见的判断路径为：1）是否商标性使用，如果不是商标性质的使用则不构成侵权；2）商品或服务是否相同或近似，如尽管商标性使用，但二者属于不同的商品或服务，则“权利商标”在被控侵权的类别上没有权利基础，不属于商标侵权；3）商标是否相同或近似，如果两个商标并不会导致用户混淆误认，则没有侵权注册商标权利人的利益。

3.1.1  是否商标性使用

商标性使用主要是为了识别商品来源性质的使用。一般情况下在商品的包装、推广资料、交易文书、介绍文件等上突出商标的，属于商标性使用。具体到游戏产品，常见的如游戏联运、各类官方账号、买量宣传、品宣素材等场景使用均属于商标性使用。非商标性使用指经营者在经营活动中，出于合理需要对自身商品的特点进行描述时，不可避免地使用到与他人注册商标相同的文字，且已经附加了自有商标等区别性标识，主观上并非为了攀附他人商誉，客观上不会造成消费者混淆、误认的使用行为属于正当使用。常见的非商标性正当使用如：1）描述商品或服务特点的叙述性使用；2）指示商品或服务特点、来源等的指示性使用；3）作为地名使用；4）地理标志使用[1]。

在“热血江湖”案[2]中，被告在搜索链接的标题及描述中均突出使用了“热血江湖页游”字样，自认设置了含有“热血江湖页游”字样的关键词进行推广，法院认定被诉设置关键词并进行链接推广的行为系为推广涉案网站所实施的商业宣传行为，起到了识别商品或服务来源的作用，属于商标性使用行为。在“口袋梦幻”案[3]中，就网易公司主张三被告侵犯了“芙蓉仙子”等24个注册商标的权利，法院认为，根据现有证据网易公司并未将上述商标在显著位置突出使用，或进行广泛宣传以取得较高知名度。同时，三被告是将相关文字用于描述游戏中角色或道具等，即作为相关角色、道具等的名称，且并未突出使用，客观上不会导致相关公众将上述文字与被告之间形成特定的对应关系。

3.1.2  是否相同或类似商品/服务

判断商品或服务近似性，核心目的在于判断商标混淆误认。在商品或服务相同、商标相同的情况下，推定构成混淆。商标注册审查中，通过《类似商品和服务区分表》进行类似判断。商标争议诉讼中，一般先通过《类似商品和服务区分表》进行判断，再根据商品或服务的内容、方式、消费对象、销售渠道等一致性判断。广东高院《关于网络游戏知识产权民事纠纷案件的审判指引（试行）》（简称“广高指引”）第二十六条指出，审理涉及网络游戏的侵害商标权纠纷案件，判断是否构成类似商品或服务，可重点考察消费人群、服务方式以及产业上下游关系等因素。单机游戏、网络游戏、页游、手游及端游等的消费人群或销售渠道虽有不同，但重合度高，随着产业发展，这些类型的界限会逐渐模糊，需要结合证据和产业状况进行具体案例具体分析。

游戏行业商标纠纷实践中，很长一段时间就网络游戏是否与第9类“计算机游戏软件,手机游戏软件”构成相同类似存在争议，也有不同的司法判决。目前主流观点是，游戏服务属于第9类和第41类，即拥有二者任一个类别上的注册商标均取得了游戏服务上的商标使用独占权利。《广高指引》第二十六条指出，原告注册商标仅核定使用在《类似商品和服务区分表》第9类或第41类的情形，一般不影响对被诉游戏与涉案注册商标核定使用的商品或服务是否属于相同或类似类别的判断。

蓝港公司在2013年8月推出了《王者之剑》游戏，但游戏商标在第9类和41类的商标却分别由不同的其他权利人拥有，2014年蓝港上市之际被41类商标权利人投诉，被迫更名“王者战魂”。蓝港公司持续努力，通过撤三达成受让9类、申请无效打败41类，最终成功使用王者之剑。在无效行政纠纷案[4]中，最高人民法院认为诉争商标在核定使用的“在计算机网络上提供在线游戏”服务上已经与引证商标（蓝港公司持有）核定使用的“已录制的计算机程序（程序）”商品构成类似商品或服务上的近似商标。

3.1.3  名称是否相同或近似

相比于游戏产品的9还是41类纷争，商标标识的近似性判断就更是一门玄学了，在规则的框架内判断时会受到很多主观因素的影响，需要专业人士结合专业与经验综合分析判断，且同一问题相悖的结论并不鲜见。以游戏常见的文字商标为例，文字商标相同，是指商标使用的语种相同，且文字构成、排列顺序完全相同[5]。一般情况下，在注册商标的前后加上数字、大小写区别、字体区别、通用名称或表达内容的词汇等如online、HD、移动、舞蹈、新、后传等，并不会影响相同或近似判断。注册商标的显著性、知名度等均会影响商标近似性判断。

商标近似是指文字的字形、读音、含义相似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。商标近似一是文字本身的近似分析，二是混淆误认的可能性分析。对类似商品或服务的认定时需要考量的要素包括消费人群、服务方式以及产业上下游关系等因素[6]。考量消费群体的一般认识、涉案商品/服务之内容、目的、方式后，充分考虑商品和服务之间的特定联系，进而突破涉诉商标固有注册类别，判断是否会导致相关公众混淆的可能性。

在“恋舞”案[7]中，原告为“恋舞”41类注册商标权利人，法院审理认为被告将“梦幻恋舞”使用在游戏上，与原告的注册商标在文字构成、呼叫方面构成近似商标，且属于相同服务，构成侵权。在判断游戏名称商标是否相同或近似时，涉诉商标本身的显著性也十分重要。在“神武4”案[8]中，原告为“武神”注册商标权利人，被告游戏名称为“神武”，原告起诉被告侵害注册商标专用权，法院审理认为两者含义虽有所不同，但区别并不明显，而且在仅为两字前后顺序颠倒的情况下，一般公众很难予以明确区分。原告武神公司上线武神游戏在先、在游戏软件商品上申请注册武神商标在先、取得该注册商标亦在先，被告多益公司在上线运营“神武4”游戏时未合理避让原告注册商标，且在申请注册“神武肆”商标后又不规范使用，主观上具有过错，其相关抗辩意见不构成合理解释，其经国家新闻出版署批准使用的游戏名称亦不能对抗原告武神公司合法注册的商标权利。

在“三国塔防”案中，法院认为原告的文字商标“三国塔防”中有两个词“三国”和“塔防”，“三国”是特指我国的一段历史时期，“塔防”是一类网络游戏的统称，其两者的组合构成的文字商标显著性极低。在网络游戏领域中，对游戏类别名称的使用，任何人不能垄断。而被告游戏的题材涉及三国，表述为“三国志”其属于塔防类游戏，“三国志”与“塔防”的组合，反映了涉案游戏的内容、特点，符合公众惯常理解的方式，故涉案游戏“塔防三国志”名称的使用具有正当性。

3.1.4  注册商标是否为通用名称

本处主要指已经核准注册且在有效期内的商标，因使用中淡化进而使相关公众普遍认为是一类商品或服务的通用名称。可以提交字典、工具书、国家或者行业标准、相关行业组织的证明、市场调查报告、市场上的宣传使用证据、其他主体在同种商品上使用该商标标志的证据等予以证明。因为通用名称不再具有识别商品服务来源的价值，不应给予注册商标权利保护。游戏行业也有注册商标通用化，如在“大富翁”案[9]中，由于大富翁作为一种在计算机上“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”已经广为人知，“大富翁”已成为这种商业冒险类游戏约定俗成的名称，如果他人正当使用“大富翁”文字用以概括或说明游戏的对战目的、规则、特点和内容时，相关公众并不会将其作为商标，因此不应被认定为是商标侵权行为。在“三代”案[10]中，法院认为“三代”商标本身是一种通用名称，腾讯公司仅仅是将“三代”用作 QQ 游戏大厅下与其他扑克牌游戏并列作为游戏种类的名称进行使用，即属于善意、正常的使用，属于正当使用。

3.2  构成商标侵权的后果

类型	可能后果
民事类	停止侵权 行为保全；财产保全 赔偿损失（实际损失＞侵权利益＞许可费倍数＞法院酌定）
行政类	停止侵权 没收、销毁侵权商品 罚款（二十五万以下或违法经营额5倍以下）
刑事（假冒注册商标罪）	情节严重[19]的，处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金； 情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

游戏行业中商标侵权以民事案件为主，行政案件较少、刑事案件极少。商标行政案件有较大影响的是“海贼王”处罚案，随手互动公司在9类、42类注册了海贼王商标，乐汇天下公司使用“口袋海贼王”“街机海贼王”游戏名称，权利人2014年举报，经过3年多调查，2017年北京海淀基于侵权收益开出近3000万的罚单。商标行政侵权成立，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额五倍以下的罚款。因保护法益的不同，此处与民事诉讼不同，民事诉讼权利商标未使用的，可以不赔偿，行政案件主要影响赔偿的罚款倍数权衡。

民事侵权后果主要是停止侵权和赔偿损失。对业务发展来讲，停止侵权具有较大的威慑力，面临着更名带来的不良后果。如果商标侵权可能性较大，还可能面临行为禁令，导致立刻无法继续使用该名称。即使没有申请禁令或申请禁令未成功，一般权利人也会不断地进行渠道投诉，要求渠道下架侵权游戏。渠道基于平台责任或共同责任，会要求被投诉方提供不侵权证明，多轮沟通无果后有被下架的风险。

关于诉前或诉中禁令。商标禁令不多不多但致命，禁令是在诉前或诉讼中根据申请，评估侵权可能性及侵权后果的不可挽回性而做出的裁定，禁令本身的杀伤力极大，法院一般比较谨慎。游戏的生命周期比较短，走完商标诉讼可能原告或者被告的产品已经黄了。游戏著作权或不正当竞争侵权案件中禁令相比商标侵权多，商标侵权禁令如“口袋梦幻”案和暴雪、网易诉七游公司的“全民魔兽：决战德拉诺”案。《阿拉德之怒》手游因涉嫌侵犯《地下城与勇士》著作权、并构成不正当竞争被长沙市中级人民法院裁定诉中禁令。

阿拉德之怒：DNL

地下城与勇士：DNF

关于赔偿损失，根据游戏公司的类型、是否有公开可查的数据等不同，常见的赔偿可能是侵权利益或法院酌定。赔偿损失与商标知名度、侵权持续时间、侵权可能获利、被侵权损失等相关。因为版号监管、行业进入成熟等原因，近几年正规游戏的游戏名称的直接侵权已经相对较少，商标类侵权主要出现在宣传推广部分，商标侵权也多和不正当侵权诉讼一起出现。如“地下城与勇士”案中，四三九九公司在推广中搜索关键词中显示“dnf手游横版格斗手游dnf手游”或“地下城与勇手游”等，但落地页为其《格斗猎人》游戏，后腾讯公司起诉，最终法院根据侵权事实、两款游戏的知名度等综合判决赔偿500万。游戏商标侵权类赔偿多集中在100万以内，500万以上的较少。

网络游戏商标侵权案件标的额及判决支持情况

（说明：威科裁判文书，网络游戏+商标+41+判决+民事关键词搜索结果）

3.3  未注册商标对业务的可能影响

注册商标的价值前文已经讲过不再赘述，那使用未注册商标有什么影响吗？本处的未注册商标主要指因为商标缺显或申请中被驳回、异议等，导致商标在使用的过程中实际上是未核准注册中状态，但并不存在侵权或侵权风险极低的情况。游戏圈儿名称存在不良影响导致注册受阻的如植物大战僵尸、MODERN WARFARE、CLASH OF CLANS、阴阳师等，要么经过九九八十一难最终还是无法注册，要么经过使用取得了第二含义被注册。商标未核准注册但不侵权，主要影响包含：

（1）商标被碰瓷或搭便车，以侵害注册商标专用权维权相对较为困难。因为没有核准注册，走渠道投诉等没有有力的证据，需要以不正当竞争或侵害未注册驰名商标权为由通过诉讼维权，存在证明成本高、诉讼存在周期长、赔偿低等问题。

（2）产品使用中的品牌布局受限。如购买品专等需要提供注册证书，否则会影响到使用效果。

（3）IP价值受到影响。一款优秀的游戏本身就是一个IP，可以通过影视剧改编、漫改、改编其他游戏等，不断地发挥价值、传递生命，而商标是IP的一个重要组成，未注册商标会影响IP估值、后续商业利用等。

4. 商标权利布局及风控

4.1  游戏商标保护布局

（1）注册商标权利取得

商标申请哪些内容？如前文“2.1游戏中哪些内容可以申请商标”中介绍，游戏名称、icon外，还有主要角色名称、场景名称、资料片名称等可以申请注册。本文建议，一般产品仅注册名称、icon和赛事（如有）商标即可，游戏内内容注册商标的价值不大。对于有一定影响的产品，全方位注册可以防止他人绕开游戏名称用游戏内其他用户熟悉的内容搭便车，但赔偿部分可能根据注册商标权利人对于注册商标使用情况不同而有差异；如果他人对于此类注册商标的使用是非商标性质的使用，如游戏内某个场景或角色名称，则一般情况下并不会构成侵害注册商标专用权。

商标申请。代理发行类游戏、IP改编类游戏，需要先与法务确认协议中关于商标申请安排的约定，避免信息不对称导致申请被驳回、违约等情形发生。如网易公司的“哈利波特魔法觉醒”游戏，“哈利波特”商标是华纳兄弟娱乐公司（简称IP方）申请注册的，游戏商标也由IP方申请且顺利核准注册，如由网易公司直接申请，则极有可能被驳回。以游戏名称进行商标注册时，需要注意三个要素：第一，避免使用通用元素，通过加强臆造性来增强游戏名称显著性；第二，要避免过度描述游戏内容，避免直接使用基础 IP 的名称；第三，不论用外文还是中文，词汇搭配避免使用包含不良影响的因素。商标申请除了游戏名称外，建议对icon也进行申请。

商标授权。IP改编游戏或代理游戏，会存在上游已经申请商标的情形，一般会通过签订协议时授权取得，授权期限、区域、范围等与授权协议匹配。部分IP改编存在其他品类内容授权，需要核查我们游戏发行所需要的品类是否齐备。基于IP授权取得的商标授权，尤其是知名游戏IP，会存在多个改编产品的情形，可能会存在商标使用非独占许可的情形，应就维权等进行一并约定。

商标受让。因已有在先商标，但该商标对我们产品的价值又非常重要，且经过谈判现有权利人愿意出让商标，则进行商标转让进而取得注册商标权利。需要注意9类和41类都受让，否则只有其一仍有侵权的可能性。

（2）注册商标权利行使

商标使用。注册商标的价值在于使用，通过使用提高商标的知名度、商标的知名度促进商品的辨识度，实现商品与商标的共赢。注册商标连续三年不使用的，有被撤销的风险，应不定期排查已注册商标的使用情况，注意保留使用证据。游戏产品上商标常见的使用场景第2.2条已经提及，可参考。

商标禁用。注册商标在核准的范围内具有专用权，未经许可任何人不得擅自使用。可主动排查、监测商标侵权情况，并适当发起维权。商标禁用权的妥善行使，可以成为有力武器。

商标商业化。注册商标具有商业价值、可以通过转让、授权、质押等实现获取收益。

4.2  商标风险防控

4.2.1  权利取得风险防控

常见的阻碍注册商标权利取得的风险主要有：

1）名称选择或申请不及时，已有在先商标；

2）拟申请商标存在禁止注册的内容；

3）第三人恶意阻碍注册。

针对前述几类常见风险，在“唯快不破”的基础上，建议及设计方案降低风险：

商标风险类型	策略及说明
1.在先申请中近似商标	提出异议/无效，拖延注册时间 分别评估申请层面近似性和使用层面侵权近似性 评估转让方案 评估授权方案
2.在先已注册三年内	分别评估申请层面近似性和使用层面侵权近似性 建议更名或披露风险后处置 评估转让方案 评估授权方案
3.在先已注册满三年	是否存在未使用可撤三情况：是，撤三；否，参考2处置（例：王者之剑案）
4.在先已注册通用化	评估申请商标无效 建议更名或增加识别标识
5.拟申请商标缺显	建议更名或披露风险后处置 建议名称增加显著标识，如名称前增加“腾讯”“网易”等
6.拟申请商标存在禁止内容（除不良影响）	建议更名（此等名称存在虚假宣传、违反广告法等潜在风险）
7.拟申请商标存在不良影响	建议更名或披露风险后处置； 建议进一步咨询GR确认版号风险。 存在因使用而取得第二含义进而注册的可能性（例：阴阳师）

除以上处置外，还可在尽量保证产品需求的情况下创造性的调整商标文字内容，以降低风险。如“神武”商标持续无法核准注册的情况下，最后多益公司开始申请“神武贰”“神武肆”等系列商标，在实现与在先商标区别的情况下尽量减少已使用的损失，实现核准注册。

4.2.2  部分使用场景合规建议

（1）发行运营中的名称、icon等

此类使用毋庸置疑是商标性质的使用，尤其名称还是经过版署申请和版号名称一致的，建议谨慎处理，以申请取得注册商标为原则，以核准有难度但不侵权为例外，不建议使用与第三方已经注册的商标相同或近似的。

（2）游戏推广及关键词使用

游戏推广中使用商标属于商标性使用，不建议直接使用第三方注册商标。

部分软推广如测评类文章，短视频等，如存在委托合作情形的，建议以说明问题为主进行适当的使用以实现合理使用，避免突出使用他人注册商标。软推广内容应客观公正，避免对他人商品进行片面比较性的负面评价，可能会导致不正当竞争风险。

搜索关键词设置应为符合行业惯例的隐性使用，搜索显示的推广产品及落地页中不包含他人注册商标，产品名称、icon等，应与注册商标有明显差异。

（3）UGC内容包含商标元素

游戏包含UCG内容的，建议：1）用户协议强调禁止侵权；2）设置便捷的投诉通道并积极处理侵权投诉；3）通过技术手段等审核过滤侵权内容；4）如果游戏存在使用UGC内容获利的，建议对发布内容尤其是排名靠前的内容进行人工审核。在游戏体量达到一定程度后，可以通过异业合作、广告植入等形式实现品牌露出、活动等。

综上，本文旨在通过明确商标是什么、商标的价值等以期说明注册商标的重要性，并引出本文后述内容的研究意义。通过分析游戏商标的常见使用场景、风险识别及规避等，说明游戏商标的特点及使用注意事项。保护注册商标的终极目标是促进市场经济发展，市场经济的发展离不开保护市场主体即各类企业的权益，注册商标是企业的商誉，是重要资产，企业应该主动的去行使和维护自己的权利。

注释

[1] 江苏省高级人民法院侵害商标权民事纠纷案件审理指南（修订版）[2] (2021)京73民终3022号[3] (2013)海民初字第27744号[4] (2018)最高法行申4717号[5] 商标审理审查指南[6] 广东高级人民法院《关于网络游戏知识产权民事纠纷案件的审判指引》[7] (2019)沪73民终130号[8] (2020)京0107民初16283号[9] (2007)沪一中民五(知)终字第23号[10] (2013)西民四初字第00247号[11] 《中华人民共和国刑法》相同商品或服务上使用相同商标[12] 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的。

（本文为授权发布，仅代表作者观点，未经许可不得转载）

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